再议“在先知名商标+他人注册商标”与“他人注册商标”的近似判断问题

“在先知名商标+他人注册商标”与“他人注册商标”是否构成近似？这是个老生常谈的问题了。笔者近期在承办案件的过程中，又遇到了此类问题，正好借此机会，来详细的分析一下。

 

“在先知名商标+他人注册商标”是白酒行业经常会遇到的问题，白酒行业的厂家，通常会打造几个知名品牌，然后为了适应市场变化、推陈出新，又需要经常推出子品牌，于是便会出现“在先知名商标+子品牌”的形式，如“茅台王子酒”“双沟珍宝坊”等。但是子品牌可能会跟他人已经注册的商标相同或近似，贸然使用的话，会存在商标侵权风险。为了保险起见，企业会将“在先知名商标+子品牌”申请注册商标，于是产生了一系列的驳回复审、异议、无效宣告等案件。

 

笔者在这里分2种情形讨论其中涉及的商标近似问题。

一种是“在先知名商标+他人注册商标”VS“他人注册商标”，“他人注册商标”具有较高的知名度或较强的显著性。

 

对于此种情形，《商标审查审理指南》中有明确的规定：商标完整包含或摹仿他人在先具有较高知名度或显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。

 

可见，目前对于这种情况打击更为严厉，投机取巧是行不通的。当然，这种情形的商标，通常初审阶段就会被驳回，在实践中争议也比较小。在司法实践中，也有比较经典的案例，如第16213562号“泸州老窖永盛烧坊金坊印”商标驳回复审案。

 

上述诉争商标“泸州老窖永盛烧坊金坊印”在初审阶段被引证“金印坊”驳回，复审失败、一审败诉。本案的一审判决①对于商标近似、容易导致混淆，进行了比较详细的论述：法院认为，诉争商标由文字“泸州老窖永盛烧坊金坊印”构成，其中“泸州老窖”、“永盛烧坊”均为原告在先注册的驰名商标，为原告的主品牌，“金坊印”为该两项主品牌商品下的子品牌。通过相应的商业宣传和使用,相关公众对子品牌的注意程度应至少不会弱于对主品牌的注意程度，因为它最大化满足了个性化消费的需求。就本案而言，相关公众会将“金坊印”认定为诉争商标构成要素中不可忽略的重要部分。引证商标由文字“金印坊”组成，诉争商标的“金坊印”与之仅词序不同，已构成近似商标标志。由于诉争商标还包含有“泸州老窖”、“永盛烧坊”两件驰名商标，相关公众看到诉争商标时能够与原告建立对应联系。但是，正是由于诉争商标包含有较高知名度的商标，当相关公众看到本案引证商标时，亦容易将引证商标与原告建立关联性认知，或误认为引证商标权利人即为原告，从而对商品来源产生混淆误认。

 

该判决对于商誉延续也进行了经典的论述：诉争商标中“泸州老窖”、“永盛烧坊”均为在先驰名商标，如果其商誉欲自然延续至在后申请商标，则仍应保留在原告付出市场努力的“泸州老窖”、“永盛烧坊”原有市场范围内，而不应侵入引证商标“金印坊”业已开辟的市场。如若不然，容易导致在先知名商标可以凭借其较高的知名度任意侵入他人市场，如果他人经营实力相对较弱，很容易因尚未通过公平竞争就被不正当地排挤出该市场，这将有悖公平竞争的市场规则。

 

第二种是“在先知名商标+他人注册商标”VS“他人注册商标”，“他人注册商标”显著性比较弱。

 

此种情形也是实践中争议比较大的情况。客户会有疑问，为什么他的商标显著性那么弱还能注册，我的商标添加了知名度更高、显著性更强的词汇，怎么还会被他的商标阻挡？表示难以理解、很不服气。

 

需要说明的是，“他人注册商标”显著性比较弱的情况下，“在先知名商标+他人注册商标”在初审阶段是有可能会直接通过的，或者初审被驳回、驳回复审阶段也有被认定为不近似的。但是一旦被“他人注册商标”的权利人提起异议或者无效宣告，那么最终被打击掉的可能性还是很高的。

 

笔者以“竹叶青青花瓷”商标案来详细分析一下。

2013年7月9日，杏花村汾酒公司向商标局提出第12886964号“竹叶青青花瓷”商标的注册申请，指定使用在33类烈酒(饮料)等商品上。该商标初审公告后经异议核准注册。2016年7月25日，青花瓷公司以其在先注册的第1768947号“青花瓷”商标为基础，针对“竹叶青青花瓷”商标向商评委提出无效宣告请求。商评委经过审理，认为争议商标“竹叶青青花瓷”完全包含引证商标“青花瓷”，使用在同一种或类似商品上，消费者在隔离状态下施以一般注意力，易对商品来源产生混淆误认，将“竹叶青青花瓷”商标予以无效宣告。杏花村汾酒公司不服，起诉到北京知识产权法院。一审法院经审理，认为“竹叶青青花瓷”与引证商标“青花瓷”不构成近似商标，法院认为：

 

争议商标为文字“竹叶青青花瓷”，引证商标为文字“青花瓷”。从整体上来看，争议商标完整包含引证商标，但从主要识别部分来看，一方面，“青花瓷”作为瓷器或纹样名称，通常相关公众会将其与酒类产品包装相关联，因此其在酒类商品上不具备较强显著性；另一方面，杏花村汾酒公司生产的竹叶青酒具有一定知名度，“竹叶青”使用在酒类商品上与杏花村汾酒公司之间存在较强的对应关系，因此争议商标的显著识别部分应为“竹叶青”。虽争议商标完整包含引证商标，但相关公众能够基于争议商标的显著识别部分进行商品来源判断以及与引证商标相区分，不至混淆，争议商标与引证商标不构成相同或近似商标。

 

商评委和青花瓷公司不服，向北京市高级人民法院提起了上诉。二审法院推翻了一审判决，认为争议商标由中文“竹叶青青花瓷”构成，引证商标由中文“青花瓷”构成，争议商标完整包含了引证商标的全部内容，二者使用在同一种或者类似商品上，容易导致相关公众的混淆误认。

 

二审判决②还对商标近似判断的过程中应当考虑引证商标的显著性问题予以了说理和回应：

虽然在商标近似的判断过程中应当考虑相关标志的显著性，对于商标标志中缺乏显著特征的构成要素，通常不应作为商标近似判断过程中的主要比对对象；但是，当商标标志整体上是由缺乏显著特征的要素构成时，如果过分强调该商标的显著性问题而允许在后的商标注册申请人在他人已获准注册的商标标志上添附其他构成要素而申请注册新的商标，实际上则是在对前后两商标的近似判断过程中，对在先已核准注册的商标效力予以否定。这种通过对在先商标不予保护而使其间接失效的做法，不仅直接损害了在先商标权人已经依法取得的商标专用权，而且将对商标注册秩序产生影响，模糊不同法律条款之间的功能定位。

 

本案中，即使杏花村汾酒公司认为其企业名称具有较高知名度而引证商标的显著性较弱甚至不应获得保护，也应当依照法律规定的程序提出相关主张以消除商标注册的在先权利障碍，而非如同本案争议商标的注册一样，在他人商标目前仍为有效注册商标的情况下，径行在他人注册商标标志之上添附自己的字号或商标而谋求新的商标注册。这种置既有法律规则于不顾的做法，不仅不利于相关争议的最终解决，而且更会产生消极的示范作用，使具有较高知名度的在先商标的注册人挤占、排除甚至抢夺他人合法商标权成为可能，从而损害包括杏花村汾酒公司在内的已经拥有在先注册商标专用权的全体商标权人的合法权益。因此，基于上述考虑，在本案中亦应当尊重引证商标作为在先有效注册商标的法律效力，认定争议商标的注册违反了商标法第三十条的规定而予以无效宣告。

 

最高人民法院在“聖塔太雕”商标案件③中，也持此种观点，最高法认为：首先，我国遵循商标注册制度，在引证商标现为合法、有效的注册商标的情况下，应推定其符合获准商标注册的法定要件，包括商标所应具备的显著特征。圣塔公司如认为引证商标“太雕”因缺乏固有显著性或显著性丧失而不应作为注册商标予以保护，应另行通过商标确权行政程序予以解决，本院对此不予以审查。

 

综上可见，企业在申请“在先知名商标+他人注册商标”商标时，其实风险是比较高的，应对他人在先注册商标予以合理避让。如果不愿意避让，则可以在提交申请的同时，通过无效宣告、撤三、谈判购买等措施，以消除在先权利障碍。